06 Jan 2016
Lynde

Le « Paquet Marques » ou Les nouveautés 2016 touchant le système communautaire des marques et plus généralement le Droit des marques dans l’Union Européenne:

b

=>  Un nouveau règlement pour la marque communautaire (A) + une directive pour poursuivre l’harmonisation des législations des Etats membres (B).

  1. Un nouveau règlement pour la marque communautaire

Le 24 décembre 2015 a été publié au JO de l’UE le  Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

 

Concrètement, cette réforme touchant le système de la marque communautaire entrainera les conséquences suivantes à compter du 23 mars 2016 :

 

  1. L’office communautaire et la marque communautaire changeront d’appellation

L’OHMI (Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur) devient l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle, l’OUEPI, ou en anglais « European Union Intellectual Property Office » (EUIPO)

La marque communautaire devient la Marque de l’Union Européenne (la MUE) ou en anglais « European Union Trademark » (EUTM).

 

  1. La condition de “représentation graphique” disparait pour les marques de l’UE.

Depuis toujours, une marque ne pouvait être qu’un signe susceptible de représentation graphique, ce qui posait des difficultés pour les marques sonores (autres que des suites de notes, que l’on peut représenter aisément sur une portée), les marques olfactives, les marques dites « de mouvement ». Trouver une représentation graphique pour des marques qui ne sont ni des mots ni des logos avait toujours été très problématique et cela a considérablement limité le nombre de ces marques, seules quelques unes ayant réussi l’exploit de se représenter graphiquement :

Exemple de marque sonore : le rugissement du lion de la MGM (pour des services de divertissement). Cette marque avait été représentée par un spectrogramme accompagné d’une légende explicative.

Description de la marque : La marque est constituée par le son

produit par le rugissement d’un lion et figurée par le spectrogramme

ci-dessus représenté.

 

Exemple de marque olfactive : l’odeur de l’herbe fraichement coupée (pour des balles de tennis). Cette marque avait été représentée par les mots « odeur de l’herbe fraichement coupée ». En revanche, la photo d’une fraise n’avait pas été jugée être une représentation graphique valable de l’odeur de la fraise, car l’odeur de la fraise dépend de sa variété : il n’y a pas une odeur de fraise, mais diverses odeurs et diverses fraises ayant des apparences très voisines, si bien qu’une simple image de fraise ne peut pas traduire la perception d’une odeur déterminée.

Il restera nécessaire, selon le nouveau règlement, de fournir une indication précise (une « représentation ») de ce en quoi consiste le signe dont la protection est demandée à titre de marque, mais pas nécessairement par une « représentation graphique ».

 

Le texte du règlement est le suivant (noter le caractère non limitatif de l’énumération)

La question concrète de la représentation des signes spéciaux sera à examiner au cas par cas en fonction de la pratique qui va s’établir peu à peu à compter du 24 septembre 2017, puisque cette disposition ne prendra effet que 21 mois après la publication du règlement.

Il faut noter, au sujet des mots « (…) l’objet bénéficiant de la protection (…) » utilisés dans la version française du règlement que ce texte français du règlement est moins explicite que ne l’est le texte anglais, qui utilise l’expression « subject matter ».

Il ne s’agit pas ici, en effet, d’un objet bénéficiant d’une protection mais de l’objet ou du sujet de la protection, à savoir le signe dont la protection est revendiquée. La rédaction française du texte est donc particulièrement maladroite.
III. Le système des taxes est profondément remanié:

Le temps du forfait de taxe unique de 900€ pour un dépôt électronique dans une, deux ou trois classes est terminé, on passe à un système différencié selon que le dépôt compte une deux, ou trois classes. Un dépôt dans une classe coutera un peu moins cher, un dépôt dans deux classes ne change pas, un dépôt dans trois classes coutera désormais 150 € plus cher. Il s’agit d’inciter les déposants à ne pas déposer au delà de leurs besoins, sachant qu’une marque est rarement utilisée pour des produits ou services dans plus d’une classe, voire parfois deux, rarement trois.

 

Les taxes de renouvellements s’alignent sur les taxes de dépôt, ce qui abaisse sensiblement le coût des renouvellements.

Dépôt/renouvellement dans une classe : 850€ (contre 900/1350€ actuellement)

Dépôt/renouvellement dans deux classes : 900€ (contre 900/1350€ actuellement)

Dépôt/renouvellement dans trois classes : 1050€ (contre 900/1350€ actuellement)

On constate donc que l’avantage obtenu est de (seulement) 50€  pour le dépôt dans une classe, que le coût du dépôt dans deux classe ne bouge pas, que celui d’un dépôt dans trois classes grimpe de 150€ mais que tous les couts de renouvellement baissent (de 500€ pour une classe, de 450€ pour deux classes, de 300€ pour trois classes).

C’est là une incitation évidente à ne pas renouveler dans plus de classes que de besoin, et donc à renouveler de façon ciblée, sans nécessairement conserver trois classes ou davantage quand une seule suffit pour l’usage qui est fait de la marque.

Pour les renouvellements, ce nouveau tableau de taxes ne devrait en principe (modalité envisagée à ce jour)  concerner que les marques n’ayant pas encore atteint leur période de renouvellement au moment de l’entrée en vigueur du règlement (c’est-à-dire les marques ayant moins de 9 ans et 6 mois révolus au 23/03/216). Celles qui sont déjà dans leur six derniers mois francs de validité devront en principe suivre le tableau de taxe actuellement en vigueur, a fortiori celles qui sont en période de grâce.
=> un petit détail technique à retenir : la date limite de payement de la taxe de renouvellement est désormais fixée au jour de la demande de renouvellement.

Comme pour un dépôt, la taxe pouvait jusqu’à présent être payée dans le mois de la déclaration de renouvellement. C’est terminé, la taxe devra désormais être payée au jour du renouvellement.

 

Les taxes sont également revues à la baisse pour les oppositions (320€ au lieu de 350€) demandes de nullité et de déchéance (630€ au lieu de 700€) et de recours (720€ au lieu de 800€).

 

  1. Attention aux libellés de vos marques communautaires enregistrées avant 2012 !

 

  • Forte incitation à mettre les libellés anciens de marques en adéquation avec la jurisprudence IP Translator du 22/06/2012.

 

En résumé, cette décision de 2012 dont les professionnels ont beaucoup discuté à l’époque et dont il a été tenu compte pour rédiger avec précision les libellés des dépôts de marques notamment communautaires,  implique qu’une marque déposée selon un libellé qui se borne à reprendre le texte basique des classes (le texte « officiel » ou « basique » d’une classe selon le texte de la classification de Nice), sans détailler davantage les produits ou services, n’est protégée que pour les produits et services qu’elle couvre nommément ou par catégories explicites, et non pas pour des produits ou services qui ne sont ni nommément visés, ni ne font partie d’une catégorie suffisamment bien définie. Pour les marques déposées avant le 22/06/2012, la situation était encore incertaine mais déjà fortement précarisée.

Le texte du nouveau règlement est en la matière le suivant :

L’article 28.8 du nouveau règlement apporte une solution pour les marques déposées avant le 22/06/2012 mais cette solution est une opportunité très brève de se mettre en conformité et d’écarter toute discussion dans le futur. Autrement dit, c’est maintenant ou jamais et tant pis pour ceux qui n’auront pas réagi à temps.

Un délai de 6 mois débutant le 23/03/2016 et se finissant le 24/09/2016 sera donné aux titulaires de marques de l’UE pour déclarer que le libellé de leur marque enregistrée avant le 22/06/2012 doit être compris comme couvrant des produits ou des services qui ne sont pas nommément visés à l’origine. La seule condition sera que la marque couvre le libellé entier et officiel d’une classe selon une rédaction ancienne et donc, potentiellement imprécise, et que le produit ou service que l’on veut mentionner entre effectivement dans la liste alphabétique de la classe considérée. Il ne sera pas possible de profiter de cette opportunité pour élargir la protection d’une marque, mais dans les faits, en effectuant la formalité, la marque sera bien mieux protégée après qu’avant.

La situation concerne surtout les titulaires de marques de l’UE qui exploitent cette marque pour un produit ou service qui n’est pas nommément visé par la marque qu’ils ont déposée. Pour pallier ce défaut, il faudra préciser le libellé des enregistrements en vigueur en déposant la déclaration prévue à l’article 28.8 du règlement.

 

Exemple : la classe 30, dans son ancienne rédaction, qui a servi pendant des années à effectuer de nombreux dépôts, ne mentionne pas le « chocolat », mais seulement le « cacao » et la « confiserie ». Or, il a été jugé par l’OHMI que le cacao et le chocolat sont des produits distincts. Quant à la confiserie, c’est une catégorie qui peut être interprétée largement, incluant alors le chocolat, ou strictement, se limitant alors aux bonbons et produits de sucre. Par ailleurs, dans l’ensemble qu’il est convenu d’appeler le chocolat, il existe des chocolats, sous forme de petites bouchées ou bonbons de chocolat, des tablettes de chocolat, des barres plus ou moins chocolatées, mais aussi du chocolat de couverture qui est fait de grosses plaques, de barres, ou de pastilles en sacs, qui n’est pas destiné à une consommation comme de la confiserie mais à une transformation par des chocolatiers et des pâtissiers pour réaliser leurs propres produits. Il est donc surement préférable pour ceux qui exploitent leur marque pour du chocolat de saisir l’occasion et de demander à ce que la classe 30, ancienne rédaction, soit précisée de façon à inclure nommément le chocolat, les chocolats, les produits de chocolaterie. De même avec la classe 29 pour le produit « viande », si la marque est exploitée pour de la charcuterie, ou pour le produit « poisson » si la marque est utilisée pour du surimi ou des rillettes de thon, qui sont des produits plus élaborés que le « poisson ». La question se pose aussi très souvent avec les classes de services, surement les moins précises.

Le simple fait que le règlement institue une période pour régulariser les libellés archaïques fait craindre que l’interprétation future des libellés prêtant encore à interprétation ne devienne de plus en plus stricte et sévère. Il serait donc dommage de ne pas saisir l’occasion de se mettre en sécurité.

Notre conseil : auditer toutes vos marques communautaires déposées avant le 22/06/2012 (c’est-à-dire celles déposées entre le 01/04/1996 et le 21/06/2012) pour voir si une déclaration est utile et si oui, possible, et dans ce cas faire le nécessaire.

 

  1. MODALITES D’OPPOSITION :

=>changement de point de repère de la période de 5 ans de la preuve de l’usage d’une marque invoquée au soutien d’une opposition.

Dans le régime actuel, la période de 5 ans dans laquelle un usage de la marque antérieure doit être prouvé si une demande en ce sens est formée par la société déposante (et uniquement si la marque antérieure a plus de 5 ans comptés de la publication de son enregistrement) est celle qui est antérieure à la publication de la demande contre laquelle une opposition a été formée.

Le nouveau texte simplifie les choses : Le point de repère est désormais la date de dépôt ou de priorité de la demande attaquée :

 

=>Une opposition peut désormais se fonder sur une AOP ou IGP

  1. Introduction dans le système des Marques de L’Union Européennes des “Marques de Certification de l’Union Européenne”:

A compter du 24 Septembre 2017, il sera possible de déposer des marques collectives de certification de L’UE, selon un régime très proche de celui qui existe en France, qui est par excellence le pays de la certification. Ces marques « de certification » obéiront à des conditions et modalités spéciales, nettement plus lourdes que celles qui s’appliquent aux « marques simples » et aux « marques collectives simples » de l’UE.

Les conditions sont notamment très lourdes au sujet de la personne du déposant et des possibilités de transfert ou de transformation de ces marques de certification. Ce régime complexe lié au fait que la marque véhicule une notion de qualité certifiée est déjà largement connu et utilisé en France.

 

  1. La Directive destinée à poursuivre le processus de convergence des législations nationales à l’intérieur de l’UE :

La directive 2015/2436 qui succède à la directive 2008/95 a été publiée au JO de l’UE le 23/12/2015 et elle entre en vigueur le 14 janvier 2016. Elle devra ensuite être transposée dans les législations des Etats membres de l’UE dans les trois ans, hormis pour les dispositions plus complexes à mettre en œuvre, mais qui sont aussi les plus intéressantes et qui sont les procédures administratives de déchéance et de nullité des marques, pour lesquelles le délai de transposition sera de 7 ans.

En toute logique, cette directive aligne les conditions applicables aux marques nationales des pays de l’UE sur celles qui vont prochainement s’appliquer à la marque communautaire nouvellement dénommée « marque de l’Union Européenne ». La différence est que ces modifications entreront en vigueur dans les législations nationales seulement d’ici  le 14/01/2019 ( ou 14/01/2023 pour les procédures de déchéance et nullité devant les offices de PI nationaux).

La directive 2015/2424 abroge la Directive 2008/95 à effet 15/01/2019, raison pour laquelle le texte de 2015 reprend les dispositions antérieures et y ajoutant de nouveaux éléments et forme un texte synthétique.

En ce qui concerne les mesures dont le délai de transposition est  de 7 ans, il s’agit de donner compétence dans les procédures de nullité et de déchéance à l’administration nationale (en France à l’INPI) en plus des possibilités d’agir devant les tribunaux. La situation des marques nationales sera alors identique à celle de la marque de l’Union Européenne.

 

ON trouve dans cette directive notamment les mesures suivantes :

1°) disparition de la condition de « représentation graphique » des signes : ne persiste que la nécessité d’une représentation dans un registre permettant de déterminer avec précision et clarté quel est le signe dont la protection est demandée (notons, là aussi, la rédaction maladroite de l’aliéna b) :

La forme et les modalités de la « représentation » sont laissées à l’épreuve de l’expérience de la future pratique, puisqu’elle n’est définie que par sa fonction.
2°) obligation de mise en place d’une procédure d’opposition dans tous les Etats membres.

 

3°) obligation pour les Etats membres de mettre en place un système de marque collective et simple faculté pour eux de mettre en place la marque collective de certification.
4°) affirmation de la nécessité (déjà effective dans la jurisprudence) d’adopter des libellés de produits et services suffisamment précis :

On peut donc s’attendre à ce que les législations nationales, une fois mises en conformité avec la Directive, accordent aux titulaires de marques nationales un délai pour expliciter les libellés archaïques, comme le prévoit déjà le nouveau règlement sur la marque européenne.

 

5°) obligation pour les Etats d’étendre la procédure d’opposition à tous les fondements prévus par la Directive en son article 5 ce qui inclut les AOP et les IGP et les marques de renommée (même en l’absence de toute similarité).

 

6°) Faculté pour les Etats membres d’inclure parmi les bases d’une opposition les droits tels que la dénomination sociale, le nom commercial et autres droits protégés dans l’Etat et de nature à antérioriser une marque dans le pays en question (« droits utilisés dans la vie des affaires »).

 

7°) obligation (article 45) pour les Etats membres de mettre en place une procédure dite « simple et efficace » de nullité et de déchéance devant l’administration, indépendamment des recours déjà existants devant les juridictions.

  • L’INPI deviendra donc en pratique, comme l’est l’OHMI pour les marques communautaires, compétent pour traiter les demandes d’annulation pour motifs absolus, relatifs, et les questions de déchéance (non usage ou dégénérescence) des marques françaises et des portions françaises des marques internationales.
  • Les demandes de nullité et de déchéance pourront toujours être dirigées devant les tribunaux, notamment en tant que demandes reconventionnelles contre une action en contrefaçon, mais leur traitement devant l’INPI et les autres offices sera très certainement beaucoup plus rapide et beaucoup moins couteux.

Stéphane Lynde